企业专利资产运营指南(2021.5完整版)丨知识产权

2021
06/04

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专利运营是一种特殊的资产和资本运营。

企业专利资产运营指南
目录

一. 概念

1. 专利资产运营

2. 专利资本运营

二. 企业运营特点及问题

三. 技术的准备和筛选策略

1. 系统化管理

2. 面向运营的技术分类及标引

3. 专利技术和技术秘密商业价值一般性评估

4. 专利申请计划

5. 专利提案产出

6. 专利获得和维护

7. 特别项目知识产权约定及管理

四. 专利运营实现策略

1. 独立运营管理机构

2. 运营机会的获得

3. 运营机会的初步评估和策略制定

4. 维权式运营发起

5. 运营实现

6. 运营实现的维权保障

7. 独立专业运营机构

五. 专利运营管理及人员能力建设

1. 职责及绩效管理制度

2. 知识产权最高负责人职能要求

3. 企业知识产权主管部门及专职人员职能要求

4. 企业研发技术部门及人员职能要求

5. 企业业务部门及人员职能要求


 
一、概念

广义而言,专利运营是一种特殊的资产和资本运营,指专利这种无形资产的所有者或经营者凭借专利资产进行包括资本运作在内的各种经营性活动,使资产增值或者取得收入。专利运营的典型运作模式有:出售、许可、质押、出资、信托、证券化。

当从专利运营的内在属性进行考查时,可以将之分为:资产运营,指产生实体产业经营性收益的实体运营;资本运营,指产生虚拟资本性收益的虚拟运营,性质上是以专利实现融资。

资产实体运营是技术和专利实现价值的根本,应当予以积极发展,其中的关键是产出高价值专利。资产运营中的实施式运营对推动技术和经济的发展最有力,其最主要的运营者是实体企业、院校、科研机构等。对于资产实体运营中的维权式运营,应予以积极保护,但应防止专利权过度滥用。

资本虚拟运营在积极发展的同时应适度控制,避免过度脱实就虚。此外,企业应谨慎控制专利资本运营中核心技术资产失控而可能带来的潜在风险。

于企业,高价值专利和高质量专利的概念可以统一,指在专利稳定性、保护范围、商业价值三方面取得了利益最大化平衡的专利。取得高价值专利的基础在于企业面向专利的商业价值完成高质量的专利挖掘和布局,并在专利撰写和申请过程中,确保代理人贯彻好了专利布局意图,最终获得专利稳定性、保护范围、商业价值三方面取得了利益最大化平衡的高价值专利。

本指南主要面向实体企业之专利资产运营。


1、专利资产运营

资产实体运营可以进一步分成实施式运营和维权式运营,分别主要对应并依赖专利的技术属性和法律属性。这两种运营从根本上依赖于产生实际价值的专利技术的实体性产业化实施,其是专利实际价值的源泉。

实施式运营:该种运营下,通常实施方或被许可方采取主动,以某项技术和相关专利的产业实施为目的,接触运营方,即技术和专利的所有者,通过购买、许可等方式单独或合作来实现技术、专利的产业实施,达成最终商业目的。除了一般性购买或许可,实施方也可以通过公司并购,邀请运营方技术入股或通过其他技术、专利资本化等方式达成目的。实施式运营下,实际的运营对象为运营方的技术项目,当运营方的技术项目布局了一定专利时,相应的专利作为技术项目的附属品一并达成专利运营。实际上,很多达成运营的技术项目并没有配置专利,这种情形下就不存在专利运营。而技术项目未能恰当布局专利将带来极大的经营风险。从而,实施式运营下的专利运营的核心是如何为技术项目恰当布局专利保护。相应,企业实际上不必从专利运营的维度对待实施式运营,仅需要从技术产业化实施和专利布局的角度规划和处理相应工作。实施式运营的运营方以实体企业、院校、科研机构等为主,实施式运营须以高价值专利为基础。

维权式运营:该种运营下,通常运营方即专利权人采取主动,接触未取得授权的专利实施方,要求实施方就专利技术的实施向专利权人提供补偿。实现补偿的常见方式是专利许可或出售。当实施方拒绝给予专利权人恰当补偿时,维权式运营很可能发展成维权诉讼。正常的维权是实现技术和专利价值的基本保障,有利于社会技术进步、经济发展;而当专利权人滥用权利而开展维权式运营时,会构成专利权滥用从而对经济造成伤害。维权式运营尤其须以高价值专利为基础。

综上,资产实体运营是技术和专利实现价值的根本,应当予以积极发展,其中的关键是产出高价值专利。


2、专利资本运营

资本虚拟运营主要对应和依赖专利的资产属性,主要依靠虚拟经营或金融深化的方式创造专利资产的虚拟价值,本质上是以专利实现融资。资本运营面向虚拟性金融操作。

对于专利运营,实体运营是真正的价值源泉和健康发展的基础;虚拟运营是实体运营必要的补充,利于为实体企业提供资金支持。

典型的,专利资本化运作会基于专利资本虚拟价值给相关方直接带来收益,例如,通过专利质押取得现金;通过专利出资、证券化取得股份、证券,卖出股份、证券兑现收益。但如果相应的专利资产不能通过资产实体运营产生实际价值而支持专利资本的虚拟价值,将会出现虚拟价值的破灭,使相关方暴露在巨大风险之下。

专利资产价值的不确定性大,变现和评估的难度很大,其处理对专业性要求非常高,因而,在没有特别政策补贴或其他原因时,专利融资的成本通常大大高于其他传统融资方式,使专利融资或资本运营的可操作性通常较低。

专利融资或资本运营可能给企业带来较大的风险或损失。专利的不确定性也可能造成专利价值被极大的低估。专利融资或资本运营失措可能使企业仅获得少量的融资而丧失了对核心技术资产的控制,轻则损失巨额收益,重则对主营业务造成难以弥补的根本性损害。

企业对复杂的专利融资或资本运营应保持高度谨慎,在提高自身专业能力的同时,须聘请独立于融资相对方(即出资方)的专业顾问审核融资或运营方案,评估经济风险,而不应将风险评估仅局限于由律师完成法律风险评估,尤其当融资相对方是专利方面的专业机构时。例如,一些专利服务机构向企业提供以专业服务换取专利资产的服务,其从性质上属于专利资本运营:(部分)专利所有权、专利许可、专利收益分配权等均属于专利资产,企业以这些专利资产向服务机构换取专业服务时,相当于以专利资产为代价从服务机构取得融资,只是所融得的资金仅限用于向服务机构采购专业服务,从而达成了专利资本运营。

综上,对于资本虚拟运营应当进行积极发展,同时应适度控制,避免过度脱实就虚。此外,企业应谨慎控制专利资本运营因核心技术资产失控而可能带来的潜在风险。


 
二、企业运营特点及问题

实体企业的专利运营不属于企业主营业务,作为知识产权战略之下的业务行为,应融合和服务于企业的商业战略、计划和行动。

专利运营活动的经济成本高,模式和需求复杂,牵涉面广,对专业能力有很高和很复杂的要求。相应,企业常见问题包括资源投入不足,对于投入的资源利用效率不高,跨部门协调能力弱等等。其中最为基础性的问题是专利资产质量不好,优质技术项目知识产权保护不足,而根本在于人员的综合专业能力。

以上因素决定企业需要适当增加投入,提升专业和管理水平,在专利运营规划和实施策略上应当服从主业、目标明确、规模适度。

在确定投入力度时,企业应综合平衡现实情况与长远发展前景,尤其应当注意商业、司法、社会大环境的发展可能带来的远期影响。


 
三、技术的准备和筛选策略

实体企业是产生技术和专利的主要源头之一。技术和专利的质量从根本上决定相关专利运营活动的可行性和成败。


1、系统化管理

对技术和专利的系统化管理由企业知识产权主管部门担当。系统化管理自技术和专利产生的最早环节便同时开始,贯穿技术、专利的整个生命周期。所述专利,从资产的角度也包括企业所获得的专利许可。

系统化管理面向的单位为可商业运营的技术项目。可商业运营的技术项目可以以独立形态作为标的,以产品、服务的形式提供。通常,技术项目由一件或多件专利、技术秘密的组合而构成;一件专利或技术秘密可能被包含于多个技术项目;一个技术项目可能包括若干子技术项目。系统化管理一般面向最小技术项目。

专利和技术秘密是系统化管理之下的基本管理单元。专利和技术秘密面向应用和运营的分类和分级应从不同层次动态进行。相应的分类和分级信息应当以结构化数据的形式存留,应具备系统性并覆盖技术和专利全生命周期。

专利、技术秘密及相关技术资产应有统一管理。每件专利应有对应的技术部门和技术发明人负责提供支持。原技术部门和技术发明人出现变动时,应保证新的技术部门和技术发明人接管相应专利,确保技术支持的可靠延续。技术秘密应采用类似的管理方式。因而,技术部门和技术人员变动程序中,应设有企业知识产权主管部门把关的节点。

对于收购、许可等方式获得的技术资产,也应指定适当的技术部门、技术人员提供类似支持,采用类似方式管理。


2、面向运营的技术分类及标引

面向运营的技术分类由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

基本管理单元层面的技术应按以下基本类别予以分类并纳入管理:



分类原则

处理方式

复核关键时间点

技术秘密

预计或确定有商业价值,不易被友商掌握,不能通过产品反向工程获得。

纳入保密管理。

——

专利技术

预计或确定有商业价值,可能被友商掌握,易通过产品反向工程获得,适合且应当通过专利保护。

纳入专利申请计划管理。

公开不可撤销之前。

自由技术

不宜作为技术秘密或专利技术,有可能获得专利保护,如被他人获得专利权,有可能对己方产生妨害。

进行有效技术公开。

公开不可撤销之前。

放任技术

不宜作为技术秘密、专利技术、自由技术,商业利用价值较低。

不作为,不公开。

——

由于一项技术所属的类别可能随时间有所变化,所以对应基本分类进行动态重新核定,尤其应在重要时间节点上进行复核。在管理上尤其应当注意,技术公开可能导致该项技术丧失作为技术秘密或专利技术进行保护和运营的可能。

技术秘密和专利技术作为主要资产应纳入系统管理。自由技术在完成有效公开后除存档之外不必再进行实质性管理。放任技术不必进行实质性管理,但应当以类似企业纪律的形式禁止未经授权的泄露、公开。

在基本分类的基础上,纳入系统化管理和记录的信息,应对专利技术和技术秘密进行更详尽的面向应用和运营的分类和分级,包括属性标引、参数指标评定等等。相应信息应系统性进行动态修正和全周期留存。

对专利技术的分类标引在基本信息的基础上至少应覆盖以下方面:详细权属信息,相关技术项目(涉及的产品、具体应用技术和领域),与相关知识产权(例如,应用于同一技术项目、产品的)的关联信息,与企业当前及未来商业计划的相关(企业自用)情况,与关键友商(技术项目、产品等)的相关(是否能够扼制友商)情况,对外运营策略(积极程度),运营策略特别要求,运营历史及情报(含涉及实质性运营机会的情报),商业价值。

对技术秘密的分类标引至少应覆盖以下方面:相关技术项目(涉及的产品、具体应用技术和领域),与相关知识产权(例如,应用于同一技术项目、产品的)的关联信息,与企业当前及未来商业计划的相关(企业自用)情况,相关技术行业动态(行业或关键友商掌握该技术秘密的可能性),商业价值。


3、专利技术和技术秘密商业价值一般性评估

专利技术和技术秘密商业价值一般性评估由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

理想情形下,专利技术和技术秘密商业价值的一般性评估应在已经完成的所涉及之产品、技术项目之商业价值估值的基础上进一步完成。

企业为实现对知识产权的有效管理,需要对专利技术和技术秘密商业价值做出内部一般性评估。该一般性评估的专业性要求大大低于就具体项目实际对外达成运营时的要求,企业应当自行建立统一的标准和操作方法。一般性评估标准和操作方法的建立可以在适当外部专业机构的支持下完成。

在对专利技术进行商业价值评估时,企业应注意防止典型的认识误区:唯技术论、唯稳定论。

唯技术论:指认为只有高精尖的技术才可能构造好专利。很多商业价值极高、对友商有极大扼制作用的专利,其技术主题并不涉及高精尖的技术,而是平实而难以绕道的简单技术或者创意。

唯稳定论:指认为只有稳定性好的专利才可能成为好专利。很多给友商带来巨大麻烦、损失的专利,并不是稳定性很好的专利,常常是现有常规技术经过重新包装后获得授权的专利。

对于企业,专利的根本商业价值在于能够扼制友商商业利益。一件专利能够扼制的商业利益越大,则专利价值越高。能够扼制友商商业利益但稳定性不好的专利仍然可以起到威慑作用,也具备一定商业价值。

专利商业价值的内部一般性评估需要考虑以下因素:

以最小实施单元为基础来估算专利有效期内可以扼制的产品总价值。

例如,专利的关键点在于轮胎,则估算权利有效期内相关市场上轮胎产品总价,而不估算汽车总价,即使在专利中可能出现以汽车为主题的权利要求。

根据专利技术的利润贡献系数、维权的可操作性或成功率系数等关键影响因素加乘打折系数。

利润贡献系数指因使用该专利或专利组合而增加的利润与产品销售额之比。

利润贡献系数、维权成功率系数与预期相关产品总价相乘可得到预期专利或专利组合的商业价值。

通常,成功率系数的核定更为复杂,需要向下分解多层以明确子系数,核算清各级子系数后方可得到该系数。例如,维权成功率需要考虑专利权有效性、取证可操作性等等。

此外,宜视预估的相关产品总价之不确定性的大小,加乘折让系数。例如,与强制性标准或事实强制性标准相关的,构成标准必要专利的,具有较高价值,不确定性小,系数折让小,应加乘较大系数。与行业特别行政许可等强制性限制措施相关的,同理,具有较高价值,不确定性小,应类似处理。

技术秘密商业价值一般性评估的方法类似于技术项目价值的评估,主要依据其对企业、友商、整体行业可能带来的利润增长,并加乘适当的折让系数。

企业在设计和执行一般性价值评估的标准和方法时应注意:以大体了解行业市场状况为必要信息基础;不苛求数据和打折系数微观、局部精准;重点在于在一定的历史时期内各个案件或项目之间,确定数据和打折系数时的口径大体相当。

一般性价值评估的标准和方法通常不应直接适用于出现实质运营机会的知识产权。当出现实质性运营机会时,相关知识产权的价值多会因不确定性减小而大幅上升,且应根据具体情况采用更为专业的方式重新评估。专利许可之价值评估或专利许可费率之确定即属此类情形。

专利许可之价值,忽略金融估值较为严格的操作标准时,实质相当于专利许可产生的许可费支出或收入总和。

通常,合理的许可费标准为使用被许可之技术而导致的利润增加额之四分之一。实际许可费须结合利益相关方对相关风险的认知加以权衡、调整。

依照金融估值原理和会计准则,一件专利给予许可之后,专利价值应根据许可价值做减值调整。


4、专利申请计划

企业知识产权主管部门应依据企业的商业计划和专利预算做出专利申请宏观计划。

其中,商业计划包括中长期企业在全球可能进行的商业活动,包括企业内部的研发、生产等商业活动,根据相应商业活动所需要匹配的专利资源支持,结合专利预算的情况,综合考虑专利技术域和地理域布局的情况,结合专利资产储备情况,确定专利申请的宏观计划。

专利申请的宏观计划应进一步按年度分解到专利申请技术部门,形成各专利申请技术部门的专利提案年度计划或指标。专利申请技术部门对应可以进行专利布局和保护的技术项目,其可以不是企业实际行政划分的技术部门,可以以不同层级的研发项目、产品项目为单位。专利申请技术部门中的技术人员是技术项目的研发或技术维护的承担者,在专利申请活动中是技术发明人。

专利申请宏观计划的分解应当依据技术项目商业价值、技术项目专利保护可操作性等因素而做出。技术项目开发成本不是制定专利申请计划的最关键参考因素。

通常,企业专利提案的70%用于保护自己的研发成果;30%用于跟踪友商技术动态,即在友商技术成果的基础上进行二次研发,针对这些技术成果布局专利。当企业处于较为激烈的竞争环境中且自有技术相对薄弱时,或因其他原因而采取较为激进的专利运营策略时,可以适当上调跟踪友商技术而布局专利的比例。


5、专利提案产出

专利申请技术部门应按照计划面向运营完成高质量的专利提案。专利提案的产出应当在企业知识产权主管部门的监管、适当外部专业支持之下由专利申请技术部门负责完成。

提出专利提案,实际上就是完成专利挖掘、布局。此项工作是决定专利价值的本源。此项工作应依照本指南相关部分总体思想框架之下具体完成。实际基础工作的担当者首先是作为专利发明人的研发人员。

专利提案首要考虑因素是商业价值。研发人员在对专利提案做商业价值考量时,采用最基础的方式,完成相对概念性比较即可。此阶段专利撰写尚未启动,因而在做价值预估时,无从考虑专利撰写质量等相关因素,仅从技术角度考虑技术方案维权的可操作性即可。

专利提案应有系统性布局。作为系统性考虑的一部分,以往专利申请情况、现有技术、友商情况等均应纳入考虑;负责某一技术范围的研发人员还应主动考虑与其技术范围之外的其他部分如何协调配合,包括讨论向上扩展到更宏观层面申请不同层面之系统级专利的可能性。对于这些努力,相关部分应当予以有力支持、配合。

专利提案应有创造性支撑。

依上述要求产出的专利申请提案应经企业知识产权主管部门主导的评审程序最后确定是否、如何进行专利申请操作。评审原则上仍依照上述要求进行,除了发现、纠正偏差之外,应侧重整专利布局宏观层面的总体协调。

专利提案应进行适当翻新以提升价值。翻新指运用专利实务技巧,在专利申请中加入部分尽管创造性可能有瑕疵,但是从运营角度而言保护范围较为理想并具备一定授权前景的权利要求。专利翻新的担当者是从事专利撰写的人员,作为发明人的研发人员应深度配合。


6、专利获得和维护

专利获得和维护由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。专利除了指按照计划完成专利申请,还包括按照企业经营计划通过购买、许可获得的专利资产。企业对外进行一揽子收购时,当中包含专利资产的,该部分也属于专利获得。

专利资产至少包括取得全部或部分所有权的专利申请、专利权,以及专利使用权,即专利许可。

专利资产应进行适当的动态评估,调整其估值以及运营、使用、维护策略等。调整的核心仍在于企业的商业计划和专利资产的价值。

对于已经提出申请及已经获得授权的专利,经评估后认为估值较低或者基本不具备商业利用、运营前景,没有必要继续加以维护的,应当放弃该专利。除直接放弃之外,也可以通过低成本的信息或交易平台予以公示,通过挂牌销售、拍卖等方式以期收回一定价值。

动态评估的节奏应在有效追踪价值变化和工作负荷之间取得平衡。可以参考专利缴纳年费、维持费的节奏,分批次处理,争取在确定专利是否续费或做其他处置时,有较新的价值评估结果为依据,有合理的操作时间。

应注意,地理布局于多国的同族专利,因各国缴费制度差异,应注意建立恰当协调机制,以确保工作效率。

涉及专利许可的专利资产可能有特别的节奏要求,例如,结算许可费的周期,重新谈判许可费标准的时间节点,许可协调变更、退出、终止机制等,这些特别要求应通过专利管理系统设置监控,适时启动相应评估和动作。

随时间推移,专利商业价值当中的不确定性迅速减小。实践中,只有极少比例的专利能够实际产生商业价值,又因专利年费或维持费通常越靠近保护期末尾时越高,及时淘汰没有价值的专利可以避免大笔费用支出而造成的浪费。企业知识产权主管部门应设置严格的专利淘汰规则,可以对不同年度的专利配合设置淘汰率。


7、特别项目知识产权约定及管理

特别项目知识产权约定及管理由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

特别项目指与第三方以委托开发、合作开发、定制加工等各种形式而开展的工作项目,项目中产出的知识产权存在特别的归属、使用或收益分配限制,以及保密义务要求。其中很多事项常可能向下游传导,主要指部分项目工作需要外协、外包时。通常,企业也须为下游的行为承担责任。

相关事项对企业利益和业务运营方式都具有重大影响。特别项目设立、签定协议之前,应由企业知识产权主管部门分析其中知识产权相关部分可能产生的影响,并就知识产权归属、管理、使用限制等提出策略建议。

策略建议的制定,至少还应考虑这些方面:对项目和协议的背景、渊源加以梳理,掌握来自上游的历史要求、义务、限制,当中可能涉及对上游及合作方的知识产权尽职调查;应尤其注意可能存在的、在某些领域对企业产生项目直接范围之外的潜在长期限制;另外,在基本公平的基础上,还应照顾好可操作性。

特别项目设立、谈判过程中,企业知识产权主管部门应实质性介入和跟进,动态修正相关策略建议。

特别项目设立、签定协议之后,必要时应专门就该特别项目制定知识产权产出、维护、运营等方面的处理策略。例如,对于知识产权不归属于本企业的项目,不做额外知识产权产出、维护、运营等方面的投入;对于知识产权及其收益部分归属于本企业的项目,根据具体情况有针对性地提出知识产权产出、维护、运营策略。

企业知识产权主管部门应尤其注意特别项目对于相关知识产权的界定,对在特别项目约束之外进行知识产权产出、维护、运营的可能给予特别关注和布置。


 
四、专利运营实现策略

专利运营由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。企业在专利运营规划和实施上不宜过于主动,应当服从主业、目标明确、规模适度。上述范围之外,企业宜将运营业务委托给第三方专业运营机构,并做好风险切割,甚至可以将与业务发展不关联的一般性专利资产通过出售转让给第三方专业机构。

服从主业指专利运营应服从于企业知识产权战略,最终服务于企业总体商业战略和商业利益,为企业核心商业活动提供保障和支撑。凡有悖于企业商业战略大局的专利运营活动,尽管可能在项目操作层面带来有限收入,仍不应当从事。

目标明确指须以配合企业总体商业战略为核心,如果目标不服务于企业总体商业战略,或者目标不清晰的运营计划和行动不应采纳,否则可能给企业运营带来较大的资源、成本负担。

规模适度主要强调从资源、成本投入的角度须对运营活动的规模和预期成果有严格控制。由于专利运营活动的经济成本高,模式和需求复杂,牵涉面广,成功率难以保证,对专业能力也有很高和很复杂的要求,在对运营活动的规模和预期成果缺少严格控制的情况下可能给企业运营带来较大的资源、成本负担。


1、独立运营管理机构

技术及专利的运营由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。而在操作层面和形式上,具备条件的企业可以成立责任有限公司等形式的独立实体专门承担技术及专利资产持有、管理、运营,以切割运营风险、简化运营操作。

对于条件不成熟的企业,成立独立实体专门承担技术及专利资产持有、管理、运营可能增加管理难度和管理成本。建议企业顺应业务自然发展,当技术和专利资产已经有一定积累,日常管理和开销较大,专职团队已经具备一定能力、规模、体系,尤其当技术、专利运营的实际业务需求已经开始常态化,企业应当考虑是否成立独立运营实体。

当技术、专利运营涉及重大海外项目时,因为特定国家,例如美国,存在特殊的商业和司法环境,可能存在较大商业风险,如果没有其他切割风险的理想方式,应当考虑成立独立运营实体。

当存在复杂的技术产业化项目时,例如,涉及知识产权的跨国合资项目,因涉及技术进出口以及面对不同国家的商业和法律环境,情形更为复杂,且通常涉及利益巨大,通常须设计特定的公司结构以融合考虑多国复杂环境下的知识产权、税收等法律合规、商业风险等问题,使相关方的利益最大化。


2、运营机会的获得

获得运营机会的工作由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

运营机会的获得需要情报支持。知识产权主管部门、技术部门和业务部门等均具有通过自己擅长的渠道和方式收集产业、市场相关技术、产品动态情报的职责,包括通过业务网络、友商网络、专业机构收集情报,以综合运用于包括挖掘运营机会在内的企业各项商业决策。

运营机会分实施式和维权式两种。

实施式运营机会主要依靠感兴趣的第三方主动接触、征询而获得。但企业应按照不同技术项目实施式运营的策略,依据情报筛选可能对实施式运营感兴趣的第三方,并将相关信息精准推送给他们。应注意,企业行动应主要限于低成本精准推送情报,除非发现针对具体目标确有成功的实际前景,不应做主动营销的努力。企业不应对非特定的受众做营销推广宣传。应避免不精准和高投入的营销努力所造成的浪费。

维权式运依靠企业主动发现。针对出于商务原因重点关注的友商,包括进行过跟踪式专利布局的友商,在总体协调之下,应有重点的情报和动态追踪。

涉及运营机会的情报由知识产权主管部门负责统筹管理,对于可能构成实质运营机会的情报筛选进入下一步骤以完成初步评估。


3、运营机会的初步评估和策略制定

运营机会的初步评估和策略制定工作由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。运营机会包括自行主动发现而获得的机会和第三方主动征询而获得的机会。产业化式和维权式两类运营机会均包括在内。

企业知识产权主管部门必要时在相应技术部门的配合下完成技术识别,进一步会同相应技术部门和业务部门完成商业评估,以首先确定其是否为真实有效的运营机会。

完成此评估的同时,还应研究是否有可能、有必要对相关专利布局加以完善、加强。

当运营机会涉及对是否使用了专利技术之判定时,应制作技术特征对比表。

技术特征对比表样例:

 

初步评估中应包含对于评估项目价值、运营风险,对于设计运营方式等有支持作用的信息收集和信息分析。至少应包括:项目实施可能的前景之下,对预期成本、关键资源需求、收入的预估。初步评估中还应包含对相关方经营情况、资信等情况的基本尽职调查。

当相关信息和情报不够充足时,该当通过各种途径补充收集情报,尤其包括向潜在运营对象、利益相关人,以及专业机构等收集情报。

当对外收集情报等工作可能涉及泄露商业、技术秘密时,应当采取保密措施,包括签署必要的保密协议。

对于真实有效的运营机会,应主要依据运营涉及的技术项目和活动与企业商业战略相关性确定运营指导方针:

  • 当项目与企业自身的商业战略和核心业务相关度非常高时,应按自身商业战略需要确定详尽的运营指导方针,这种情形下,通常企业须主要依靠自身力量完成复杂的技术和专利运营,主要在核心决策和策略设计方面,因为相关事项非常复杂,企业仍须引入必要的外部专业支持,包括知识产权、投资、法律等领域的顾问。

  • 当项目与企业自身的商业战略和核心业务相关度较低时,应按自身商业战略需要确定必要的运营指导方针,这种情形下,通常企业可以选择以灵活方式直接与需求方达成运营交易,也可以选择将技术和专利以较为简洁的转让或独占、独家许可的方式转移给外部专业运营机构,再由专业运营机构与需求方达成运营交易,以提高自身工作效率。

运营指导方针中最核心的问题是企业为保证自身商业战略和商业活动的需要,应对相关权利所施加的限制和保留。尤其当项目与企业自身的商业战略和核心业务相关度非常高时,对需求方可能的运营模式通常需要加以必要限制。相对而言,收费标准尽管重要但仍是次要问题。


4、维权式运营发起

维权式运营的发起和推进由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

是否发起和如何发起维权式运营应按之前确定的策略进行。他方相关商业活动与企业商业计划存在复杂利益冲突和关联时,企业可能更期望达成合作或阻却竞争,此时,维权手段更常被用作利益交换的筹码或威慑手段,而并不以简单直接的方式加以动用,应对发起维权式运营的时机、方式、条件配合其他动作加以设计。

当企业发现自身专利技术被第三方加以商业应用,应当从第三方获得补偿,且经过运营机会的初步评估和策略制定,应由企业主导完成运营工作时,应当发起维权式运营,指企业与第三方进行接触,要求取得合理补偿。初步评估中应包括对第三方情况的适当尽职调查。

与第三方的沟通可以采用由律师发送沟通函、警告函的方式。也可以采用其他适当方式。具体方式应按企业意图和策略设计。

如果获得第三方积极回应,则可以转入“运营实现”步骤进行推进。如果未获得第三方积极回应,企业如不放弃,通常可以选择转入维权或将有关知识产权转移给专业运营机构进行运营。


5、运营实现

运营实现由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。在工作推进过程中,应对项目实施可能前景之下的预期成本、关键资源需求、收入的预估加以渐近明细式的动态修正。所述可能前景应包括出现纠纷或维权需要的前景。

企业运营实现的相对方可以是任何形式的第三方,可以包括各类友商、专业运营机构等等。运营实现方式可以是最基本简单的一次性方式,也可以是涉及复杂许可甚至股权投资的长期方式。

运营实现的基本过程是双方通过沟通达成一致的谈判过程,即通过探索找到符合双方需要的运营方案。通常从双方披露必要信息开始。在开始披露敏感信息之前,应签署保密协议。双方披露和讨论各自需求的要点,就包括基本运营模式和核心要求的基本要点达成一致后,可以拟定和讨论协议,直至达成一致。

企业一方通常需尽可能了解相对方的业务发展计划及对市场等情况的了解,应进行必要的综合尽职调查,从而对有关技术的前景和价值、市场状况、相对方状况有更清楚的把握。


6、运营实现的维权保障

运营实现维权保障方面的工作由企业知识产权主管部门负责,技术部门和相应业务部门负责配合完成。

维权行动是对运营实现的必要支持,通常可以涉及侵权和违约。一般不建议企业在维权方面采取较为激进的策略,尤其在与主营业务相关度较低的领域。

可能时,企业可以将相关知识产权通过运营转移给专业运营机构,由运营机构通过维权和运营取得收益。企业可以通过特别的协议安排或股权安排在切割风险、减少负担的同时,分享一定收益。在这种情况下,企业通常需要向该专业运营机构在侵权判定等方面提供必要的技术支持。

企业准备自行采取维权行动的,应在外部专业力量,如律师的支持下进行。


7、独立专业运营机构

当企业存在实际商业策略的需要,在技术、专利、专利运营能力等方面具备较丰富的积累和经验,并且具备财力支撑,可以考虑设立或与适当合作方共同设立独立专业运营机构实现专利运营。企业可以通过股权或特别的协议安排在切割风险、减少负担的同时,分享股权和投资收益。

在这种情况下,企业通常需提供有实际运营前景的优质专利,并为所设立的运营机构配备有实际实现能力的人员。必要时,向该专业运营机构在侵权判定等方面提供必要的技术支持。


 
五、专利运营管理及人员能力建设

专利运营管理及人员能力建设由企业知识产权主管部门总体负责,技术部门和相应业务部门等各相关部门有责任配合完成。以下未具体涉及的部门和岗位应由企业知识产权主管部门参照具体情况做出必要设计。


 
1、职责及绩效管理制度

技术及专利的运营和管理工作由企业知识产权主管部门总体负责,其实现除涉及知识产权部门,还涉及技术、业务等各个部门。为确保专利运营工作良好实施,应确保:

  • 企业知识产权主管部门对各相关部门在涉及知识产权工作的范围内具备实质性管理职权,至少包括布置相关工作任务、调动必要人力、决定相关人员相应部分的收入、影响相关人事安排;

  • 对于技术、业务等各个有关部门及人员,将各自应承担的知识产权及运营工作内容明确纳入部门、岗位工作职责,相应应配置适当的能力要求和能力建设;

  • 就知识产权运营工作的职责和目标,对于技术、业务等各个有关部门及人员设置相应考评和绩效奖惩管理制度,其中,奖惩措施应取得适当平衡;

  • 设立奖励机制,其应突出、侧重与运营实际收益挂钩,避免过度简单依赖专利数量、专利授权等不能真实反映专利商业价值的指标。


2、知识产权最高负责人职能要求

企业知识产权最高负责人不必须是知识产权专职人员,但应在企业最高核心决策层内具有话语权。知识产权最高负责人最主要应具备战略层面的宏观经验、能力、知识,就专利运营方面而言,应具备经营、法律、技术顶层融合视野。其中,最首要的能力在经营方面,有能力为企业的经营战略和重大经营活动做出决策,同时能够融合理解并指导知识产权在经营决策和经营活动中的运用,也需要对领域内的关键技术趋势和格局有所把握。

其中的关键性基础的能力还在于能够系统性地规划企业知识产权能力建设,包括不同岗位员工的能力建设和管理制度建设。


3、企业知识产权主管部门及专职人员职能要求

技术及专利运营对经验、能力、知识的要求非常复杂。企业知识产权主管部门应具备以下所述综合能力,而专职人员可以根据不同岗位和职责具备不同的专业知识和能力,从而在协同工作之下形成综合能力。必要时应当借助外部专业机构力量配合完成工作。

企业知识产权主管部门及专职人员首要的能力在经营方面,能够从经营角度理解企业经营战略和经营活动,有能力策划和实施商业可行的知识产权配合策略及相应的技术、专利运营活动,理解知识产权的商业价值,能够组织完成知识产权商业价值一般性评估。有技术情报的检索分析能力,为企业商业决策、技术及专利运营和其他经营活动提供技术情报支撑。具备较强的知识产权实务能力。具备其他常规能力,如知识产权风险识别管控,知识产权的申请及维护管理等等。


4、企业研发技术部门及人员职能要求

企业研发技术部门的人员,作为专利技术发明人,在必要培训后,能够胜任面向专利运营的高价值专利挖掘和专利运营的技术支持,其中至少包括:对专利商业价值有基本认识,能够在专利价值认识的指导下完成系统性专利布局和挖掘,能够对专利的新颖性、创造性有必要把握,清楚并能够运用技术秘密与专利公开的划分原则,对专利实务角度专利价值提升的手段(专利翻新)有一定认识,有能力从技术角度对专利申请做质量把关并提供支持,清楚专利侵权的基本概念,能够初步制作技术特征对比表,有足以为研发和专利挖掘提供支持的科技情报检索能力,能够敏锐发现对技术和专利运营有价值和涉及侵权风险的技术和商业情报。

企业研发技术部门具备比部门内的技术发明人更高的能力,能够对技术发明人提供指导,尤其在技术项目和专利的价值评估、技术秘密与专利公开的划分等方面。

企业研发技术部门及人员在相关工作中受企业知识产权主管部门的指导和监管。


5、企业业务部门及人员职能要求

企业业务部门及人员在必要培训后,能够对专利运营和专利侵权有基本认识,其中至少包括:基于对市场和商务方面的了解对专利商业价值有较清晰的认识,对技术和专利运营的基本模式有所了解,清楚知识产权侵权及侵权风险的基本概念,能够敏锐发现对技术和专利运营有价值和涉及侵权风险的商业和技术情报。

企业业务部门具备比部门人员更高的能力,能够对部门人员提供指导。

企业业务部门及人员在相关工作中受企业知识产权主管部门的指导和监管。

文章来源吹IP

主编|赵清

排版|Mia

本文由作者自行上传,并且作者对本文图文涉及知识产权负全部责任。如有侵权请及时联系(邮箱:nanxingjun@hmkx.cn
关键词:
知识产权,专利,资产,运营,企业,技术

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